Patente, Marken und Designs nach dem BREXIT

Ausführlicher Leitfaden (Deal und No-Deal) – Stand März 2019

Dieser Artikel informiert umfassend zu dem Thema Schutzrechte im BREXIT und wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Was passiert mit Ihren Patenten, Marken und Designs nach dem BREXIT – und zwar wenn es einen Deal mit der EU gibt und wenn es keinen Deal mit der EU gibt?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie in Bezug auf Ihre Patente, Marken und Designs Handlungsbedarf wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU haben?

Ab dem 30. März 2019 werden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster voraussichtlich keine Wirkung in Großbritannien mehr haben. Für Europäische Patente wird sich demgegenüber wenig ändern.

Zunächst gehe ich auf Patente ein, was wohl am einfachsten ist. Dann werde ich etwas zu Marken sagen. Zuletzt gehe ich auf das gefährlichste Thema – nämlich Designs – ein.

Erst einmal ist natürlich klar, dass Großbritannien Mitglied praktisch aller wichtigen Verträge im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wie dem TRIPS Abkommen, der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) etc. bleiben wird. Aufgrund des TRIPS Abkommens hat sich Großbritannien dazu verpflichtet, Patentschutz, Markenschutz und Designschutz für eine bestimmte Zeit zu gewähren. Da Großbritannien Instrumente wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken mitgetragen hat, ist Großbritannien dazu verpflichtet, diesen Schutz auch nach dem Austritt aus der EU in Großbritannien aufrechtzuerhalten. Großbritannien muss also eine Möglichkeit schaffen, dass Schutzrechte wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken auch nach dem BREXIT in irgendeiner Form weiterhin Wirkung entfalten können. Ansonsten würde Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das TRIPS Abkommen verstoßen.

Es gibt im Moment die beiden Möglichkeiten, dass es zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien kommt oder dass es zu keiner Einigung kommt. Sowohl die EU als auch die Regierung in Großbritannien haben Inhaber von gewerblichen Schutzrechten bereits gewarnt, dass es mittlerweile nicht unwahrscheinlich ist, dass es zu keiner Einigung – also einem harten BREXIT – kommt. Das Institute for Government hat eine anschauliche Infografik gestaltet, die gut veranschaulicht, warum dies so ist. Nach den turbulenten Abstimmungen im britischen Parlament in den letzten Wochen wird es immer unwahrscheinlicher, dass es noch zu einem geregelten Austritt aus EU kommt.

Für den Fall, dass es noch ein Abkommen mit der EU gibt, ist eine Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2019 vorgesehen, in der Großbritannien de facto weiterhin Teil des Systems der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sein wird. Dann dürften auch Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster bis zum 30. September 2021 in Großbritannien neu angemeldet, werden, sofern bis zum 31. Dezember 2019 noch nicht eingetragen waren, ohne ihren Zeitrang zu verlieren. Am 19. März 2018 wurde ein Entwurf einer Vereinbarung zwischen der EU und Großbritanniens veröffentlicht. In Artikeln 50 ff. dieser Vereinbarung sind grundlegende Regelungen zu Schutzrechten vorgeschlagen.

Großbritannien veröffentlicht seit Ende August 2018 Richtlinien für den Fall eines harten BREXIT. Im September 2018 wurden „Technical Notices“ zu den gewerblichen Schutzrechten vom UKIPO veröffentlicht. Diese hat das UKIPO auf einer zuletzt am 8. März 2019 geänderten Webseite zusammengefasst und verlinkt.

Ich werde also im Folgenden immer beide Szenarien betrachten.

Europäische Patente nach dem BREXIT

Großbritannien ist Mitglied im Europäischen Patentübereinkommen, welches nicht auf die EU beschränkt ist, sondern auch viele Nicht-EU-Mitglieder wie beispielsweise die Schweiz, die Türkei, Island und Norwegen hat. Großbritannien wird weiterhin Mitglied in diesem Abkommen sein. Es wird weiterhin möglich sein, ein europäisches Patent anzumelden und dann in Großbritannien zu validieren.

Großbritannien hat zudem am 26. April 2018 das UPC Agreeement ratifiziert. Deutschland hat dieses Abkommen zum Einheitlichen Patentgericht noch nicht ratifiziert und die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde, die die Ratifizierung gerade noch verhindert, wird erst im Laufe des Jahres 2019 erwartet (Aktenzeichen 2 BvR 739/17). Großbritannien beabsichtigt allerdings, Teil des einheitlichen Patentsystems zu bleiben, wie es auch in einem White Paper der britischen Regierung aus Juli 2018 formuliert ist. Dies würde einen erheblichen Mehrwert für die Patentinhaber bedeuten. Es ist allerdings momentan noch unklar, wie dies realisiert werden könnte.

Ergänzende Schutzzertifikate, die vor dem BREXIT existieren, werden weiterhin Wirkung entfalten. Nach dem BREXIT lediglich ergänzende Schutzzertifikate für die dann verbleibenden EU-Länder beantragt werden (Bestätigung durch die EU und Großbritannien). Großbritannien plant, für die Zeit nach dem BREXIT ebenfalls ein ergänzendes Schutzzertifikat zu etablieren.

Unionsmarken nach dem BREXIT

Unionsmarken haben lediglich Wirkung in der EU und werden also mit dem BREXIT ihre Wirkung in Großbritannien verlieren.

Der Parliamentary Under-Secretary of State for Exiting the European Union Robin Walker hat in einer Debatte am 19. Juli 2018 allerdings gesagt, dass die Umwandlung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern in britische Marken und Designs kostenfrei und automatisch sein wird. Kurz darauf hat er klargestellt, dass es nur für den Fall eines erfolgreichen Abkommens so sein würde, dass die Umwandlung automatisch und kostenfrei sein würde. Ob dies auch für den Fall gilt, in dem es kein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU gibt, wurde damals noch offengelassen.

Das UKIPO hat nun klargestellt, dass eingetragene Unionsmarken oder Internationale Registierungen mit Beneennungen der EU automatisch und kostenfrei in britische nationale Marken überführt werden, die auch Prioritäts- und Senioritätsdaten der EU-Markenrechte erben.

Für Unionsmarkenanmeldungen oder Anmeldungen von Internationalen Registrierungen mit Benennung der EU, die zum Zeitpunkt des BREXIT noch nicht eingetragen sind,  wird es innerhalb einer Übergangsfrist von 9 Monaten möglich sein, eine nationale britische Marke unter Beanspruchung des Zeitrangs des EU-Markenrechts zu beantragen.

Es daher sehr unwahrscheinlich, dass Inhaber von Unionsmarken ihr Markenrecht in Großbritannien nach dem BREXIT verlieren werden.

Unsere Empfehlung ist es daher, in jedem Fall dem BREXIT erst einmal abzuwarten. Nach dem BREXIT wird es dann für eingetragene EU-Markenrechte automatisch nationale UK-Marken geben. Für noch anhängige Anmeldungen können dann innerhalb von 9 Monaten britische Marken mit dem Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung angemeldet werden.

Es gibt noch einige weitere Dinge, die beachtet werden sollten:

Ab dem BREXIT zählt eine Benutzung von Unionsmarken in Großbritannien nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke.

Englisch bleibt am EUIPO weiterhin eine der Amtssprachen und kann als Verfahrenssprache gewählt werden, da Englisch offizielle Amtssprache in Irland und Malta ist.

Im Unterschied zur Priorität kann nach dem BREXIT eine Seniorität aus einer britischen Marke nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Designs bzw. Geschmacksmuster nach dem BREXIT

Bei Designs bzw. Geschmacksmustern gibt es das Problem, dass diese zum Anmeldetag neu sein müssen. Sollte es also zu der aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlichen Situation kommen, dass Schutzrechtsinhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach dem BREXIT keinen Designschutz in Großbritannien erzielen können, dann hätten sie im Unterschied zu Marken auch nicht die Möglichkeit, die Designs in Großbritannien einfach wieder neu anzumelden.

Das UKIPO hat nun versichert, dass es für Designs im Prinzip dieselbe Lösung wie für Marken gibt:

Eingetragene Designs mit Wirkung in der EU (also Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Haager Muster mit Benennung der EU) werden automatisch und kostenfrei zu britischen Designrechten führen.

Angemeldete EU-Designrechte, dei noch nicht zur Eintragung geführt haben, können innerhalb von 9 Monaten ab dem BREXIT unter Beanspruchung des Zeitrangs der ursprünglichen Anmeldung als britisches Design angemeldet werden.

Nichtregistrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster sollen ebenfalls in nichtregistrierte Designs in Großbritannien umwandelbar sein (Art. 53).

Auch hier halte ich es daher für sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Verlust von Designrechten kommt.

Großbritannien ist Mitglied des Haager Musterabkommens. Falls Sie also beispielsweise Schutz in der EU, der Schweiz, Großbritannien oder auch anderen Ländern anstreben, so kann es am günstigsten sein, ein sog. Haager Muster anzumelden.

Wir stehen Ihnen für den Schutz von Designs in Großbritannien gerne zur Verfügung.

Gerichtsbarkeit

EU-weite Gerichtsentscheidungen werden ab dem BREXIT in Großbritannien nicht mehr durchsetzbar sein.

Ab dem BREXIT werden Gericht in Großbritannien auch keinerlei Entscheidungen auf Basis von Unionsmarke oder zur Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit von Unionsmarken treffen können.

Kläger und Beklagte sollten dies entsprechend berücksichtigen. Auch bei der Abfassung von Lizenzverträgen sollte man dies beachten.

Zusammenfassung und Handlungsempfehlung

Patente, Marken und Designs nach dem BREXIT - Rolf Claessen
Der BREXIT scheint bei Patenten praktisch keine negativen Auswirkungen zu haben. Ob Großbritannien auch Teil des einheitlichen Patentsystems bleiben wird, ist noch nicht sicher.

In Bezug auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird es offenbar so sein, dass die eingetragenenen EU-Schutzrechte kostenfrei und automatisch auch im Falle eines harten BREXIT zu entsprechenden britischen Schutzrechten führen. Anmeldungen dieser Schutzrechte können innerhalb von 9 Monaten unter Beanspruchung des Zeitrangs der ursprünglichen Schutzrechte als britische Marken bzw. Design angemeldet werden.

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

Viel Erfolg!

Ihr Rolf Claessen