Patente, Marken und Designs nach dem BREXIT

Ausführlicher Leitfaden (Deal und No-Deal) – Stand September 2018

Dieser Artikel informiert umfassend zu dem Thema Schutzrechte im BREXIT und wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Was passiert mit Ihren Patenten, Marken und Designs nach dem BREXIT – und zwar wenn es einen Deal mit der EU gibt und wenn es keinen Deal mit der EU gibt?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie in Bezug auf Ihre Patente, Marken und Designs Handlungsbedarf wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU haben?

Ab dem 30. März 2019 werden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine Wirkung in Großbritannien mehr haben. Für Europäische Patente wird sich demgegenüber wenig ändern.

Zunächst gehe ich auf Patente ein, was wohl am einfachsten ist. Dann werde ich etwas zu Marken sagen. Zuletzt gehe ich auf das gefährlichste Thema – nämlich Designs – ein.

Erst einmal ist natürlich klar, dass Großbritannien Mitglied praktisch aller wichtigen Verträge im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wie dem TRIPS Abkommen, der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) etc. bleiben wird. Aufgrund des TRIPS Abkommens hat sich Großbritannien dazu verpflichtet, Patentschutz, Markenschutz und Designschutz für eine bestimmte Zeit. Da Großbritannien Instrumente wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken mitgetragen hat, ist Großbritannien dazu verpflichtet, diesen Schutz auch nach dem Austritt aus der EU in Großbritannien aufrechtzuerhalten. Großbritannien muss also eine Möglichkeit schaffen, dass Schutzrechte wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Unionsmarken auch nach dem BREXIT in irgendeiner Form weiterhin Wirkung entfalten. Ansonsten würde Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das TRIPS Abkommen verstoßen.

Es gibt im Moment die beiden Möglichkeiten, dass es zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien kommt oder dass es zu keiner Einigung kommt. Sowohl die EU als auch die Regierung in Großbritannien haben Inhaber von gewerblichen Schutzrechten bereits gewarnt, dass es mittlerweile nicht unwahrscheinlich ist, dass es zu keiner Einigung – also einem harten BREXIT – kommt. Das Institute for Government hat eine anschauliche Infografik gestaltet, die gut veranschaulicht, warum dies so ist. Sollte es tatsächlich noch eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien geben, so müssten ja anschließend Großbritannien und alle EU Staaten dieses Abkommen noch ratifizieren, was angesichts der knappen verbleibenden Zeit und den möglicherweise unterschiedlichen Positionen der verbleibenden EU Staaten immer unwahrscheinlicher wird.

Für den Fall, dass es noch ein Abkommen mit der EU gibt, ist eine Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2018 vorgesehen, in der Großbritannien de facto weiterhin Teil des Systems der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sein wird. Dann dürften auch Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster bis zum 30. September 2021 in Großbritannien neu angemeldet, werden, sofern bis zum 31. Dezember 2018 noch nicht eingetragen waren, ohne ihren Zeitrang zu verlieren. Am 19. März 2018 wurde ein Entwurf einer Vereinbarung zwischen der EU und Großbritanniens veröffentlicht. In Artikeln 50 ff. dieser Vereinbarung sind grundlegende Regelungen zu Schutzrechten vorgeschlagen.

Großbritannien veröffentlicht seit Ende August 2018 Richtlinien für den Fall eines harten BREXIT. Bislang gibt es noch keine Richtlinien zu Patenten, Marken oder Designs. Dies wird aber in Kürze erwartet.

Ich werde also im Folgenden immer beide Szenarien betrachten.

Europäische Patente nach dem BREXIT

Großbritannien ist Mitglied im Europäischen Patentübereinkommen, welches nicht auf die EU beschränkt ist, sondern auch viele Nicht-EU-Mitglieder wie beispielsweise die Schweiz, die Türkei, Island und Norwegen hat. Großbritannien wird weiterhin Mitglied in diesem Abkommen sein. Es wird weiterhin möglich sein, ein europäisches Patent anzumelden und dann in Großbritannien zu validieren.

Großbritannien hat zudem am 26. April 2018 das UPC Agreeement ratifiziert. Deutschland hat dieses Abkommen zum Einheitlichen Patentgericht noch nicht ratifiziert und die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde, die die Ratifizierung gerade noch verhindert, wird erst im Laufe des Jahres 2018 erwartet (Aktenzeichen 2 BvR 739/17). Großbritannien beabsichtigt allerdings, Teil des einheitlichen Patentsystems zu bleiben, wie es auch in einem White Paper der britischen Regierung aus Juli 2018 formuliert ist. Dies würde eine erheblichen Mehrwert für die Patentinhaber bedeuten. Es ist allerdings momentan noch unklar, wie dies realisiert werden könnte.

Ergänzende Schutzzertifikate, die vor dem BREXIT existieren, werden weiterhin Wirkung entfalten. Nach dem BREXIT lediglich ergänzende Schutzzertifikate für die dann verbleibenden EU-Länder beantragt werden (Bestätigung durch die EU und Großbritannien). Großbritannien plant, für die Zeit nach dem BREXIT ebenfalls ein ergänzendes Schutzzertifikat zu etablieren.

Unionsmarken nach dem BREXIT

Unionsmarken haben lediglich Wirkung in der EU und werden also mit dem BREXIT ihre Wirkung in Großbritannien verlieren. Das UKIPO hat bereits bestätigt, dass daran gearbeitet wird, dass die Unionsmarken mit dem BREXIT auch weiterhin Markenschutz in Großbritannien gewähren. Dies ist allerdings noch nicht im Parlament beschlossen.

Der Parliamentary Under-Secretary of State for Exiting the European Union Robin Walker hat in einer Debatte am 19. Juli 2018 allerdings gesagt, dass die Umwandlung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern in britische Marken und Designs kostenfrei und automatisch sein wird. Kurz darauf hat er klargestellt, dass es nur für den Fall eines erfolgreichen Abkommens so sein würde, dass die Umwandlung automatisch und kostenfrei sein würde. Ob dies auch für den Fall gilt, in dem es kein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU gibt, wurde offengelassen. Es ist aber auch wegen der Mitgliedschaft im TRIPS Abkommen so gut wie sicher, dass es eine Möglichkeit geben wird, auch nach dem BREXIT Markenschutz in Großbritannien für solche Marken unter Erhalt des Zeitrangs der Marken zu erhalten, die vor dem BREXIT als Unionsmarken eingetragen waren.

Die Umwandlung der Unionsmarken muss vor dem BREXIT geschehen (Art. 139(1) UMV). Es wird davon ausgegangen, dass Großbritannien rechtzeitig entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

Es sehr unwahrscheinlich, dass Inhaber von Unionsmarke Ihr Markenrecht in Großbritannien nach dem BREXIT verlieren werden.

Für den aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es doch zu einem Verlust von Markenrechten kommen könnte, kann man natürlich schon vor dem BREXIT entsprechend Marken in Großbritannien anmelden, damit man dann nach dem BREXIT ältere Markenrechte gegenüber möglichen „Grabbern“ hat.

Falls die Absicherung Ihres Markenschutzes in Großbritannien eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung hat, empfehlen wir, zur Sicherheit parallel zu Ihrer Unionsmarke eine britische Marke anzumelden oder falls Sie eine internationale Registrierung (IR-Marke besitzen) deren Schutz auf Großbritannien zu erstrecken.

Falls Sie bereits über eine Internationale Registrierung verfügen, so kann diese auch leicht auf Großbritannien erstreckt werden.

Es gibt noch einige weitere Dinge, die beachtet werden sollten:

Ab dem BREXIT zählt eine Benutzung von Unionsmarken in Großbritannien nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke.

Englisch bleibt am EUIPO weiterhin eine der Amtssprachen und kann als Verfahrenssprache gewählt werden, da Englisch offizielle Amtssprache in Irland und Malta ist.

Im Unterschied zur Priorität kann nach dem BREXIT eine Seniorität aus einer britischen Marke nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Da Unionsmarken immer eine Weile bis zur Eintragung benötigen (in der Regel mehr als 4 Monate), ist es im Hinblick auf die geplante vorgenannte Übergangsfrist sicherlich sinnvoll, spätestens ab etwa November oder Dezember 2018 parallel auch britischen Markenschutz parallel zur EU entweder über nationale Marken oder Internationale Registrierungen zu erreichen, wenn man sich nicht zu 100% auf die Möglichkeit der Neueinreichung bis zum 30. September 2021 verlassen möchte.

Designs bzw. Geschmacksmuster nach dem BREXIT

Bei Designs bzw. Geschmacksmustern gibt es das Problem, dass diese zum Anmeldetag neu sein müssen. Sollte es also zu der aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlichen Situation kommen, dass Schutzrechtsinhaber von Unionsgeschmacksmustern nach dem BREXIT keinen Designschutz in Großbritannien erzielen können, dann hätten sie um Unterschied zu Marken auch nicht die Möglichkeit, die Designs in Großbritannien einfach wieder neu anzumelden.

Im Übrigen ist die Situation aber der mit den Unionsmarken vergleichbar. Im Falle einer Einigung mit der EU, wird die Umwandlung vermutlich kostenfrei und automatisch sein. Für den Fall eines harten BREXIT muss Großbritannien eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass der Schutz aus dem Unionsgeschmacksmuster auf Großbritannien erstreckt werden kann.

Nichtregistrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster sollen ebenfalls in nichtregistrierte Designs in Großbritannien umwandelbar sein (Art. 53).

Auch hier halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Verlust von Designrechten kommt.

Designs haben eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten. Daher kann es Sinn machen, dass Sie Designs, die in den letzten 12 Monaten von Ihnen veröffentlicht wurden und sehr wichtig für Sie sind, auch als britische Designs gesondert angemeldet werden, da Sie im sehr unwahrscheinlichen Fall des Verlustes Ihrer Designrechte ansonsten diesen Verlust nicht mehr durch Neuanmeldung heilen könnten.

Großbritannien ist Mitglied des Haager Musterabkommens. Falls Sie also beispielsweise Schutz in der EU, der Schweiz, Großbritannien oder auch anderen Ländern anstreben, so kann es am günstigsten sein, ein sog. Haager Muster anzumelden.

Wir stehen Ihnen für den Schutz von Designs in Großbritannien gerne zur Verfügung.

 

Gerichtsbarkeit

EU-weite Gerichtsentscheidungen werden ab dem BREXIT in Großbritannien nicht mehr durchsetzbar sein.

Ab dem BREXIT werden Gericht in Großbritannien auch keinerlei Entscheidungen auf Basis von Unionsmarke oder zur Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit von Unionsmarken treffen können.

Kläger und Beklagte sollten dies entsprechend berücksichtigen. Auch bei der Abfassung von Lizenzverträgen sollte man dies beachten.

Zusammenfassung und Handlungsempfehlung

Patente, Marken und Designs nach dem BREXIT - Rolf Claessen
Der BREXIT scheint bei Patenten praktisch keine negativen Auswirkungen zu haben. Ob Großbritannien auch Teil des einheitlichen Patentsystems bleiben wird, ist noch nicht sicher.

In Bezug auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Schutzrechtsinhaber diese Schutzrechte nicht in irgendeiner Form in britische Schutzrechte umwandeln können. Ob dies wirklich kostenfrei und automatisch auch im Falle eines harten BREXIT passieren wird, ist noch nicht sicher.

Da ich das Risiko des Verlustes dieser Schutzrechte in Großbritannien für sehr gering halte, halte ich es für sinnvoll, dass Marken für diesen Fall ggf. in Großbritannien vor dem BREXIT erst dann neu angemeldet werden, sobald klar ist, dass es zu einem Schutzrechtsverlust kommen wird. Bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern kann es Sinn machen, schon jetzt diejenigen Designs, die in den letzten 12 Monaten veröffentlicht wurden, als britische Designs anzumelden, da man in diesem Fall einen Schutzrechtsverlust möglicherweise nicht mehr durch Neuanmeldung des Schutzrechtes heilen könnte.

Falls Sie Marken oder Designs in Großbritannien zur Sicherheit schon jetzt anmelden wollen oder sonst Fragen rund um den BREXIT und Ihre Schutzrechte haben, dann stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Viel Erfolg!

Ihr Rolf Claessen